Odmowa rejestracji znaku towarowego

Kiedy urząd odmawia rejestracji znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego nie zawsze kończy się sukcesem – Urząd Patentowy RP odmawia ochrony prawnej około 10% wszystkich zgłoszeń, głównie z powodu występowania przesłanek bezwzględnych. Znajomość przyczyn odmowy rejestracji pozwala przedsiębiorcom unikać kosztownych błędów i zwiększa szanse na pomyślne zabezpieczenie marki.

Krótkie wprowadzenie – co rozumieć przez „odmowę rejestracji”

Odmowa rejestracji znaku towarowego to decyzja Urzędu Patentowego, w której stwierdza się, że zgłoszony znak nie może uzyskać prawa ochronnego. Decyzja taka może zostać wydana w trzech przypadkach:

• Odmowa przyjęcia zgłoszenia następuje w przypadku braków formalnych takich jak np. brak podpisu, nieprawidłowe dane zgłaszającego, nieuiszczenie opłaty urzędowej.
• Przesłanki bezwzględne – zgodnie z art. 129¹ PWP Urząd Patentowy ocenia tzw. przesłanki bezwzględne. Należą do nich m.in. brak zdolności odróżniającej, opisowy charakter oznaczenia czy sprzeczność z porządkiem publicznym.
• Przesłanki względne (art. 132¹ PWP) – dotyczą kolizji z wcześniejszymi prawami (np. wcześniej zarejestrowane znaki towarowe) i stanowią podstawę do wniesienia sprzeciwu przez osoby trzecie w trzy-miesięcznym terminie od publikacji zgłoszenia (art. 132¹ PWP). Od 15 kwietnia 2016 r. UPRP nie bada podobieństwa do wcześniejszych znaków z urzędu.

Środki odwoławcze: od decyzji odmownej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (termin 2 miesiące; art. 244 PWP), a następnie możliwość zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. W praktyce procedury te często wymagają przygotowania merytorycznej argumentacji oraz dowodów (np. ekspertyz, dowodów używania), dlatego warto rozważyć fachowe wsparcie rzecznika patentowego już na etapie odwołania.

Przesłanki bezwzględne

Brak zdolności odróżniającej (znaki opisowe i generyczne)

Znak pozbawiony zdolności odróżniającej nie pozwala odróżnić towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od konkurencji. Urząd ocenia, czy oznaczenie może funkcjonować jako rozpoznawalny identyfikator marki, a nie jedynie opis cech lub rodzaju produktu.

Przykłady znaków opisowych:

• „ŚWIEŻE MLEKO” dla produktów mleczarskich (kl. 29)
• „SZYBKA DOSTAWA” dla usług kurierskich (kl. 39)
• „NAJLEPSZE MEBLE” dla mebli (kl. 20)

Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 3 PWP, Urząd nie bada wyłącznie aktualnego użycia oznaczenia w obrocie. Kluczowe jest ryzyko, że zgłoszony znak może w przyszłości zostać wykorzystany jako określenie opisujące cechy towaru lub usługi. Jeżeli rozpatrując perspektywę przeciętnego odbiorcy, stwierdzi się, że przedstawione słowo lub zwrot posiada potencjał opisowy (np. wskazuje na składnik, funkcję, przeznaczenie lub pochodzenie geograficzne), Urząd uzna je za pozbawione zdolności odróżniającej i odmówi rejestracji.

Wyjątek: Zgodnie z art. 129¹ ust. 2 PWP oraz Wytycznymi Prezesa UPRP w sprawie znaków towarowych, znak złożony, który zawiera elementy opisowe, może uzyskać ochronę, o ile całość kompozycji posiada minimalną zdolność odróżniającą. Kluczowe jest włączenie do znaku elementu graficznego lub stylistycznego o charakterze dystynktywnym – na przykład unikalnego kształtu, ornamentu, czcionki albo nietypowej kompozycji kolorystycznej, który nadaje mu odrębny charakter.

Oznaczenia zwyczajowe

Art. 129¹ ust. 1 pkt 4 PWP zakazuje rejestracji oznaczeń, które „weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w utrwalonych praktykach handlowych”.

Przykłady oznaczeń zwyczajowych:

• „PREMIUM” – używane powszechnie dla produktów wyższej jakości
• „ECO”, „BIO” – standardowe określenia w branży ekologicznej
• „24/7″ – zwyczajowe oznaczenie całodobowej dostępności usług

Znaki wprowadzające w błąd

Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 11 PWP, nie można zarejestrować znaku, który „ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru”.

Przykładu oznaczeń wprowadzających w błąd:

• Wprowadzanie w błąd co do pochodzenia geograficznego (np. „SZWAJCARSKI ZEGAREK” dla zegarków wyprodukowanych w Chinach)
• Mylące wskazanie składu („NATURALNE WITAMINY” dla syntetycznych suplementów)
• Wprowadzanie w błąd co do cech produktu – np. oznaczenie „WODOODPORNE” stosowane przy produktach elektronicznych, które faktycznie nie są odporne na wodę.
• Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami – Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 7 PWP, znak towarowy nie może być zarejestrowany, jeśli jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Wytyczne Urzędu Patentowego RP podkreślają, że obie klauzule mają na celu ochronę interesu społecznego oraz zapobieganie rejestracji oznaczeń naruszających normy prawne, moralne lub wartości uznawane powszechnie w społeczeństwie. Przykłady obejmują znaki propagujące przestępstwa, treści dyskryminacyjne lub obraźliwe wobec określonych grup społecznych.

Przykłady odrzuconych znaków:

• Wulgaryzmy i obraźliwe określenia
• Nazwy narkotycznych substancji psychoaktywnych
• Oznaczenia gloryfikujące przemoc lub przestępczość

Np. UPRP odrzucił zgłoszenie znaku „HWDP” dla napoju energetycznego, rozpoznając w nim wulgarny skrót.

Elementy wynikające z natury produktu lub funkcji

Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 5 PWP ochrona znaku towarowego nie obejmuje form stanowiących wyłącznie wynik funkcji użytkowej lub technicznej towaru. Przepis zakazuje rejestracji:

• kształtów, które wynikają z samej natury produktu – np. typowa butelka na wodę o standardowym cylindrycznym korpusie;
• kształtów koniecznych do uzyskania określonego efektu technicznego – np. profilowana rączka śrubokręta zaprojektowana dla lepszej ergonomii czy charakterystyczne żebra chłodnicy samochodowej służące przewodzeniu ciepła;

Przykłady: kształt typowej butelki na wodę, forma standardowego śrubokręta, wzór techniczny chłodnicy samochodu.

Ochrona symboli państwowych, herby, flagi

Art. 129¹ ust. 1 pkt 9-10 PWP chroni:

• Symbole Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy, hymn)
• Herby i flagi obcych państw oraz organizacji międzynarodowych
• Oznaczenia wojskowe, urzędowe i kontrolne

Kolizja z wcześniejszymi, szczególnymi prawami

Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 12–13 PWP, Urząd Patentowy odrzuca zgłoszenie znaku towarowego, jeżeli koliduje ono z chronionymi nazwami geograficznymi. W takich przypadkach urząd nie bada zdolności odróżniającej ani innych przesłanek – odmowa rejestracji następuje z urzędu, aby zabezpieczyć uprzednio ustanowione prawa i zapobiec sporom prawnym między podmiotami.

Rola podobieństwa i kontekstu rynkowego w ocenie odmowy

Kryteria oceny podobieństwa wizualnego, fonetycznego i znaczeniowego

Urząd ocenia podobieństwo na trzech płaszczyznach zgodnie z praktyką TSUE:

• Wizualne: kształt liter, kompozycja graficzna, kolorystyka
• Fonetyczne: brzmienie, rytm, akcent (dla znaków słownych)
• Konceptualne: skojarzenia znaczeniowe, symbole, metafory

Globalną ocenę przeprowadza się z perspektywy przeciętnego konsumenta, uwzględniając wrażenie ogólne bez analizowania szczegółów.

Znaczenie klas nicejskich i profilu klientów

Klasyfikacja nicejska oraz profil klientów odgrywa kluczową rolę przy ocenie ryzyka kolizji znaków. Jeżeli dwa znaki są zgłoszone w klasach o odmiennym profilu działalności, na przykład oprogramowanie komputerowe (klasa 9) i usługi fryzjerskie (klasa 44), urzędy rzadziej uznają je za podobne. Wynika to z faktu, że oferowane towary i usługi nie konkurują ze sobą ani nie trafiają do tych samych kanałów dystrybucji.

Uwaga: Przy renomowanych znakach towarowych nawet klasy towarów i usług o różnym profilu działalności mogą rodzić ryzyko kolizji ze względu na efekt „rozpraszania renomy” (przykład: GUCCI vs GUCIO).

Przesłanki względne vs. bezwzględne – kto i kiedy wnosi sprzeciw

Różnica praktyczna jest kluczowa:

• Przesłanki bezwzględne: urząd bada je obligatoryjnie przed publikacją
• Przesłanki względne: wymagają działań osób trzecich (sprzeciw w ciągu 3 miesięcy od publikacji)

Procedura sprzeciwowa:

1. Wniesienie sprzeciwu – 3 miesiące od publikacji, opłata w EUIPO: 320 EUR
2. Ocena dopuszczalności przez urząd
3. Cooling-off period – 2 miesiące (można przedłużyć do 24 miesięcy łącznie)
4. Postępowanie sporne – Strony składają argumenty i dowody – wnoszący sprzeciw ma 2 miesiące na przedstawienie uzasadnienia, zgłaszający 2 miesiące na odpowiedź, a dodatkowo możliwe są replika i duplika, każda w terminie 2 miesięcy.
5. Decyzja – uznanie/oddalenie sprzeciwu
6. Odwołanie – wniosek o ponowne rozpatrzenie (2 miesiące od decyzji)

Konsekwencje: przy uznaniu sprzeciwu znak nie zostaje zarejestrowany, a opłaty przepadają. Jedyną możliwością późniejszego usunięcia kolizyjnego znaku jest kosztowne postępowanie unieważniające.

Najczęstsze błędy zgłaszających prowadzące do odmowy

Niedokładny opis klas – zbyt ogólne sformułowania typu „wszystkie towary w klasie 25″ zamiast konkretnego „T-shirty, spodnie jeans, sukienki letnie”. Opis musi być precyzyjny, ale nie nadmiernie wąski.

Używanie opisowych terminów – nazwy typu „NAJLEPSZY”, „SUPER”, „PREMIUM” są automatycznie odrzucane jako pozbawione odróżnialności.

Slogany i hasła reklamowe – zwroty typu „Jesteśmy najlepsi” nie nadają się na znaki towarowe, bo pełnią funkcję promocyjną, nie identyfikacyjną.

Kopiowanie elementów graficznych – używanie powszechnie znanych symboli (liście, słońce, globus) bez dodatkowych elementów charakterystycznych.

Brak badań dostępności – zgłaszanie bez weryfikacji wcześniejszych praw prowadzi do kosztownych sporów.

Praktyczne wskazówki zapobiegające odmowie rejestracji

Formułowanie opisu towarów/usług:

• Używaj konkretnych nazw zamiast ogólników
• Sprawdzaj terminologię w Harmonized Database EUIPO
• Unikaj nadmiernego zawężania wykazu
• Każda dodatkowa klasa to wyższe opłaty – wybieraj rozsądnie

Badania dostępności:

• TMview (EUIPO) – baza znaków unijnych
• WIPO Global Brand Database – znaki międzynarodowe
• Baza UPRP – znaki polskie
• Google i media społecznościowe – analiza rzeczywistego użycia oznaczeń w obrocie i w sieci.

Dokumentacja używania:

• Faktury sprzedaży z oznaczeniami
• Materiały reklamowe i promocyjne
• Zdjęcia produktów z logo
• Dowody inwestycji w marketing marki

Wybór typu znaku:

• Znak słowny – zapewnia wyłączne prawa do samej nazwy, niezależnie od formy graficznej, co daje maksymalną elastyczność w prezentacji wizualnej i rebrandingu.
• Znak graficzny – chroni konkretną postać wizualną logo, w tym kompozycję, kształty i kolorystykę, uniemożliwiając kopiowanie elementów charakterystycznych dla marki.
• Znak słowno-graficzny – zapewnia ochronę określonej kombinacji elementów słownych i graficznych, obejmującej układ, czcionkę, elementy graficzne oraz kolorystykę etc.

Podsumowanie

Najważniejsze działania przed zgłoszeniem znaku towarowego:

1. Przeprowadź dokładne badanie dostępności w bazach UPRP, EUIPO i WIPO, sprawdzając identyczne i podobne znaki w swoich i pokrewnych klasach.
2. Unikaj znaków opisowych – testuj, czy nazwa wprost wskazuje cechy, pochodzenie czy funkcję produktu. Jeśli tak, dodaj elementy dystynktywne.
3. Precyzyjnie określ zakres ochrony – wybieraj tylko niezbędne klasy nicejskie z konkretnymi opisami towarów/usług.
4. Skonsultuj się z rzecznikiem patentowym – profesjonalna analiza zwiększa szanse na rejestrację i pomaga uniknąć kosztownych błędów proceduralnych.

Pamiętaj: odmowa rejestracji to nie tylko utrata opłat urzędowych, ale także czasu i przewagi konkurencyjnej. Właściwe przygotowanie znaku do rejestracji to inwestycja w długoterminową ochronę marki.