Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

Sprzeciw wobec znaku towarowego – kiedy można złożyć wniosek?

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego to procedura, która pozwala właścicielom wcześniejszych praw lub innym podmiotom zablokować rejestrację znaku, jeżeli istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów lub naruszenia wcześniejszych praw. Termin na wniesienie sprzeciwu rozpoczyna się od dnia publikacji informacji o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego RP lub EUIPO i wynosi dokładnie trzy miesiące. W praktyce kluczowe jest monitorowanie Biuletynu i podejmowanie decyzji o sprzeciwie możliwie jak najszybciej, aby uniknąć utraty prawa do wniesienia sprzeciwu.

Podstawy prawne sprzeciwu – w jakich przypadkach można skutecznie protestować

Podstawy prawne sprzeciwu określa zarówno polska ustawa Prawo własności przemysłowej (art. 132¹), jak i Rozporządzenie EUTMR (art. 8), przy czym sprzeciw można wnieść, gdy zgłoszony znak jest identyczny lub podobny do wcześniejszego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych bądź pokrewnych; gdy wcześniejszy znak ma renomę lub rozpoznawalność rynkową i użycie znaku zgłoszonego może wprowadzać w błąd co do pochodzenia towarów; lub gdy zgłoszenie narusza autorskie prawa osobiste bądź majątkowe związane z wcześniejszym znakiem. Ponadto sprzeciwu mogą podstawiać prawa wynikające z umowy licencyjnej oraz wcześniejszych umów handlowych.

Kto może złożyć sprzeciw do znaku towarowego – uprawnienia i wymagania

Uprawnionymi do wniesienia sprzeciwu są właściciele wcześniejszych znaków towarowych – krajowych, wspólnotowych lub międzynarodowych – a także licencjobiorcy wyłączni, jeżeli umowa licencyjna przyznaje im prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz osoby uprawnione z tytułu praw autorskich do elementów zawartych w znaku. Ponadto w polskim postępowaniu funkcjonuje zasada actio popularis, dzięki której każdy podmiot może złożyć sprzeciw, o ile spełni wymogi formalne i wykaże interes prawny. W praktyce wszyscy zainteresowani muszą dołączyć dokumenty potwierdzające ich wcześniejsze prawa, takie jak świadectwo ochronne albo umowa licencyjna.

Procedura sprzeciwowa Urząd Patentowy RP – terminy i etapy postępowania

Polska procedura sprzeciwowa obejmuje kilka faz:

1. Złożenie wniosku o sprzeciw wraz z uzasadnieniem i dowodami – w ciągu 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia;
2. Wniesienie opłaty urzędowej (600 zł) – w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia sprzeciwu;
3. Udzielenie przez Urząd Patentowy RP terminu na ugodę (2-6 miesięcy), podczas którego strony mogą zawrzeć porozumienie;
4. Przedstawienie uwag przez zgłaszającego znak;
5. Rozpatrzenie sprawy przez komisję sprzeciwową – uwzględnienie, oddalenie lub częściowe uwzględnienie sprzeciwu.

Całość postępowania trwa zwykle 9-12 miesięcy, w zależności od złożoności sprawy i liczby przesłanek wykazanych przez strony.

EUIPO sprzeciw znak towarowy – różnice w procedurze unijnej

Procedura sprzeciwowa przed EUIPO zasadniczo odpowiada krajowej, jednak różni się w kilku istotnych aspektach. Sprzeciw można wnieść w terminie trzech miesięcy od daty publikacji zgłoszenia w Biuletynie Unijnym. Po jego złożeniu automatycznie rozpoczyna się obligatoryjny okres „cooling-off”, trwający dwa miesiące, który może zostać przedłużony – na zgodny wniosek stron – maksymalnie do 24 miesięcy. Cooling-off period to obowiązkowy, dwu-miesięczny (z opcją przedłużenia do 24 miesięcy) okres od złożenia sprzeciwu przed EUIPO, podczas którego strony mogą prowadzić negocjacje polubowne bez ryzyka utraty prawa do dalszego postępowania. Opłata za sprzeciw wynosi 320 EUR i obejmuje jedną klasę towarów lub usług. Całość korespondencji procesowej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną w systemie eSearch plus. Decyzje w sprawach sprzeciwów wydaje dział „Opposition Division” EUIPO, z możliwością wniesienia odwołania do „Boards of Appeal”.

Nieużywanie znaku towarowego – jak podnieść zarzut use it or lose it

Zarzut nieużywania znaku towarowego („use it or lose it”) to jedno z najskuteczniejszych narzędzi obrony w postępowaniu sprzeciwowym. Zgodnie z art. 152 ust. 15-17 Prawa własności przemysłowej, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku nie używał go nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat przed datą zgłoszenia nowego znaku, można powołać się na ten argument.

Aby skutecznie podnieść zarzut nieużywania, konieczne jest:

• przedstawienie dowodów faktycznego używania znaku, np. faktur sprzedaży, zdjęć produktów czy materiałów reklamowych potwierdzających wprowadzenie znaku do obrotu,
• wykazanie, że używanie było zgodne z praktyką handlową, czyli regularne i ciągłe stosowanie znaku w typowych warunkach rynkowych,
• podkreślenie konsekwencji braku używania, ponieważ pięcioletnia przerwa może prowadzić do wygaśnięcia lub unieważnienia znaku, a w konsekwencji utraty ochrony i otwarcia rynku dla konkurencyjnych oznaczeń.

Dobrze przygotowana dokumentacja – z dowodami na okresy i sposób używania – pozwala nie tylko odeprzeć zarzuty drugiej strony, lecz także znacząco zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie w postępowaniu sprzeciwowym. Dlatego warto gromadzić materiały potwierdzające używanie znaku na bieżąco, aby w razie potrzeby móc je przedstawić przed urzędem.

Dowody w postępowaniu sprzeciwowym – jak udowodnić podobieństwo znaków

W postępowaniu sprzeciwowym dowody stanowią fundament skutecznej ochrony interesów właściciela wcześniejszego znaku. Aby przekonać Urząd Patentowy RP lub EUIPO o ryzyku wprowadzenia w błąd, warto zebrać następujące materiały:

1. Graficzne porównanie znaków
   Przygotuj zestawienie oznaczeń obok siebie, wyraźnie eksponując kluczowe elementy wizualne: kształt, kolorystykę, typografię oraz dodatkowe elementy graficzne. Taka prezentacja ułatwia organowi rozpoznającemu sprawę dostrzeżenie podobieństw i różnic w odbiorze przeciętnego konsumenta.
2. Zakres towarów i usług
   Sporządź tabelaryczne zestawienie klas wraz z opisami towarów i usług dla obu znaków. Podkreśl klasy, w których występuje identyczność lub bliskie pokrewieństwo, ponieważ jest to warunek niezbędny do wykazania ryzyka konfuzji.
3. Opinia rzeczoznawcy ds. znaków towarowych
   Zleć przygotowanie opinii rzecznika patentowego lub biegłego w zakresie znaków towarowych. Ekspertyza powinna obejmować analizę podobieństwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego, a także ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług.
4. Badania rynkowe i ankiety
   Rozważ przeprowadzenie badań percepcji wśród grupy docelowej lub ankiet online, które mogą potwierdzić, że konsumenci utożsamiają oba oznaczenia z tym samym przedsiębiorstwem. Tego rodzaju dowody nie są obligatoryjne, ale mogą wzmocnić argumentację w sprawach, gdzie podobieństwo znaków nie jest jednoznaczne.
5. Dokumentacja marketingowa i faktury
   Załącz materiały reklamowe, katalogi, artykuły prasowe oraz kopie faktur dokumentujących używanie wcześniejszego znaku. Takie dowody potwierdzają nie tylko jego rozpoznawalność i renomę na rynku, lecz także faktyczne używanie w obrocie, co ma kluczowe znaczenie przy ewentualnym podniesieniu zarzutu nieużywania.

Kompleksowe przygotowanie powyższych dowodów znacząco zwiększa szanse na uwzględnienie sprzeciwu, ponieważ Urząd otrzymuje czytelny i uporządkowany obraz istniejącego ryzyka kolizji znaków.

Ugodowe zakończenie sprzeciwu – mediacja i polubowne rozwiązania

Ugodowe zakończenie procedury sprzeciwowej często okazuje się rozwiązaniem najbardziej efektywnym zarówno pod względem czasu, jak i kosztów. Przed EUIPO przewidziano obowiązkowy cooling-off period, który trwa dwa miesiące i może zostać przedłużony nawet do 24 miesięcy. Okres ten daje stronom realną przestrzeń do prowadzenia negocjacji bez ryzyka utraty prawa do dalszego prowadzenia postępowania. W sporach o charakterze międzynarodowym warto dodatkowo rozważyć mediację przed WIPO, umożliwiającą skorzystanie z doświadczenia neutralnego mediatora i międzynarodowych standardów rozwiązywania sporów.

Jednym z najczęstszych rozwiązań polubownych jest zawarcie umowy ograniczającej zakres towarów lub usług objętych zgłoszeniem. Pozwala to na współistnienie nowego znaku obok wcześniejszego w odmiennych obszarach działalności gospodarczej. Alternatywą jest zawarcie umowy licencyjnej, w ramach której właściciel wcześniejszego znaku udziela zgłaszającemu prawa do korzystania z oznaczenia na określonych warunkach.

Praktyką często spotykaną w obrocie jest także wycofanie sprzeciwu w zamian za wprowadzenie zmian w zgłoszeniu – np. modyfikację elementów graficznych znaku lub zawężenie listy klas towarowych i usługowych – bądź też w zamian za opłatę licencyjną. Takie rozwiązania pozwalają zabezpieczyć interesy obu stron, eliminują konflikt i jednocześnie budują długofalowe relacje biznesowe, a przede wszystkim pozwalają uniknąć przedłużających się i kosztownych sporów przed urzędami czy sądami.

Koszty sprzeciwu znak towarowy – opłaty urzędowe i zasady zwrotu

W Polsce wniesienie sprzeciwu wiąże się z opłatą urzędową w wysokości 600 zł za każdą klasę towarową lub usługową. Do tego należy doliczyć koszty przygotowania dokumentacji, w tym opracowanie ekspertyz rzeczoznawców ds. znaków towarowych, badania rynku oraz tłumaczenia dokumentów, jeśli są wymagane. Niezbędne jest również uwzględnienie wynagrodzenia pełnomocnika – rzecznika patentowego lub kancelarii prawnej – którego wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy. W przypadku odwołań od decyzji mogą pojawić się dodatkowe koszty sądowe i apelacyjne.

W postępowaniu przed EUIPO minimalna opłata za wniesienie sprzeciwu wynosi 320 EUR za pierwszą klasę, a za każdą kolejną klasę pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 270 EUR. W odróżnieniu od Polski, EUIPO stosuje zasadę „przegrany płaci”, co oznacza, że strona przegrywająca sprzeciw może zostać zobowiązana do zwrotu kosztów procesowych drugiej strony, w tym opłat urzędowych i części wynagrodzenia pełnomocnika.

Odwołanie od decyzji sprzeciwowej – skargi do sądów administracyjnych

Jeżeli sprzeciw przed Urzędem Patentowym RP zostanie oddalony, strona zainteresowana może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie dwóch miesięcy od doręczenia decyzji. W przypadku niekorzystnego wyroku istnieje możliwość złożenia apelacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od daty orzeczenia WSA.

W postępowaniu unijnym decyzję „Opposition Division” EUIPO można zaskarżyć do „Boards of Appeal” w terminie dwóch miesięcy od jej doręczenia. W razie konieczności, strony mają również możliwość wniesienia skargi prejudycjalnej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, celem uzyskania interpretacji zagadnień prawnych istotnych dla sprawy.

Alternatywy dla sprzeciwu – postępowanie sporne vs sądownictwo powszechne

Oprócz sprzeciwu istnieją inne ścieżki ochrony znaku towarowego, które warto rozważyć w zależności od strategii biznesowej, budżetu i przewidywanego czasu trwania postępowania:

1. Postępowanie sporne o unieważnienie znaku lub stwierdzenie wygaśnięcia
   W UPRP właściciel wcześniejszego znaku może wystąpić z wnioskiem o unieważnienie zarejestrowanego znaku konkurenta lub o stwierdzenie jego wygaśnięcia z powodu braku używania. Postępowanie to toczy się przed tą samą Komisją Sprzeciwową, ale po rejestracji znaku, co pozwala kwestionować już istniejącą ochronę.
2. Pozew o naruszenie praw ze znaku w sądzie powszechnym
   Gdy znak jest używany w sposób naruszający prawa właściciela, można wnieść powództwo cywilne o zaniechanie naruszeń i zakaz dalszego używania znaku. Równolegle można dochodzić roszczeń odszkodowawczych na drodze cywilnej.
3. Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie
   Osobom, których dobra osobiste czy majątkowe zostały naruszone przez bezprawne użycie znaku, przysługuje roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przed sądem powszechnym.

Wybór między sprzeciwem, postępowaniem spornym a sądem powszechnym zależy od:

• nakładów finansowych (opłaty urzędowe, koszty sądowe, ekspertyzy, pełnomocnictwo),
• spodziewanego czasu rozstrzygnięcia (sprzeciw to ok. 9-12 miesięcy, postępowanie sporne może trwać dłużej, a sprawy cywilne zwykle są bardziej czasochłonne),
• celu biznesowego (czy zależy na natychmiastowym zatrzymaniu rejestracji, uzyskaniu odszkodowania czy ochronie wizerunku).

Podsumowanie

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego można wnieść w terminie trzech miesięcy od publikacji zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego RP lub w bazie EUIPO, jeżeli zgłoszony znak jest identyczny lub podobny do wcześniejszego w odniesieniu do tych samych lub podobnych towarów i usług, stwarza ryzyko wprowadzenia w błąd albo narusza renomę wcześniejszego znaku (art. 132¹ PWP oraz art. 8 EUTMR).

Uprawnionymi do wniesienia sprzeciwu są właściciele krajowych, unijnych lub międzynarodowych znaków towarowych, licencjobiorcy wyłączni oraz osoby posiadające prawa autorskie. W Polsce opłata za wniesienie sprzeciwu wynosi 600 zł, natomiast w EUIPO – 320 EUR, przy czym postępowania różnią się m.in. obowiązkowym okresem negocjacji („cooling-off”).

Skuteczną linią obrony bywa zarzut nieużywania wcześniejszego znaku przez okres pięciu lat, poparty dowodami sprzedaży lub materiałami reklamowymi. Ugodowe zakończenie postępowania sprzeciwowego poprzez mediację lub ograniczenie wykazu, często pozwala uniknąć długotrwałych sporów, a alternatywą dla sprzeciwu pozostają postępowania o unieważnienie znaku towarowego lub pozwy cywilne.